Корыстов В.С., аспирант ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. "К вопросу о перспективах развития законодательства о товарных знаках".


"Правообладатели известных товарных знаков могут праздновать победу. Главное, чтобы эта победа не оказалась Пирровой!"


13 ноября 2002 года Государственная Дума Российской Федерации утвердила в окончательном третьем чтении поправки к закону Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках). По мнению депутатов, изменения должны коснуться сразу нескольких институтов законодательства о средствах индивидуализации товаров, работ и услуг (будем для краткости называть его законодательством о товарных знаках). В контексте данной статьи нас интересует достаточно узкий аспект проблемы: поправки в ст. 4 Закона, определяющую исключительное право владельца на товарный знак и устанавливающую критерии незаконного использования товарного знака.

В новой редакции Закона о товарных знаках нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, актуальный теоретический и практический вопрос соотношения доменного имени и товарного знака был решен депутатами Государственной Думы всецело в пользу интересов владельцев товарных знаков. В итоге, Закон о товарных знаках в новой редакции распространяет полномочия (в том числе средства правовой защиты) владельца товарного знака или знака обслуживания на доменные имена, составной частью которых выступают словесные элементы соответствующего средства индивидуализации.

Очевидно, что поправки к Закону о товарных знаках продиктованы стремлением внести определенность в противоречивую российскую судебную практику между администраторами доменных имен и владельцами исключительных прав на соответствующие товарные знаки, прилагающими все усилия для того, чтобы доказать перед судом тот факт, что использование принадлежащего им товарного знака в качестве доменного имении есть нарушение их исключительных прав.

Федеральный Институт Промышленной Собственности (далее - ФИПС), давая заключение по запросу компании "Кодак": "является ли использование индивидуальным предпринимателем Грундулом А.В. в наименовании своего сетевого домена kodak.ru в сети Интернет нарушением исключительных прав корпорации "Истман Кодак Компани" - владельца товарных знаков по свидетельствам №2509, №139358 и №144925?", ответил на этот вопрос положительно.

В результате проведенного сравнительного анализа обозначения "kodak" с товарными знаками по указанным свидетельствам было установлено его сходство до степени смешения с перечисленными товарными знаками.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что использование Грундулом А.В. обозначения "kodak" в наименовании своего сетевого домена может рассматриваться как введение в хозяйственный оборот предлагаемых им товаров и услуг, что является согласно п. 2 статьи 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" нарушением прав владельца товарных знаков по указанным свидетельствам - корпорации "Истман Кодак Компани".

В деле по иску компании "Квелле Акциенгезельшафт" к ответчику ООО "ТФ "Тандем-Ю" было признано¹ , что регистрация доменного имени является введением товарного знака в хозяйственный оборот.

В деле по иску ОАО "Камаз" суд пришел к другим выводам² . Иск ОАО "Камаз" к физическому лицу был рассмотрен Дзержинским районным судом г. Волгограда в феврале 2001 г. ОАО "Камаз" предъявил требование к физическому лицу о прекращении использования последним фирменного наименования и товарного знака истца в доменном имени kamaz.ru в компьютерной сети Интернет и о проведении мероприятий по переделегированию домена kamaz.ru истцу. Суд отказал в иске ОАО "Камаз", указав: "Введение домена, сходного до степени смешения с каким-либо товарным знаком, в хозяйственный оборот возможно лишь после регистрации домена и зависит от конкретного использования домена в хозяйственной деятельности ответчика. В данном случае, такого использования не было: ответчик отрицает такое использование, а истец не привел никаких доказательств того, что его товарный знак и обозначения, сходные для степени смешения, используются ответчиком при оказании тех услуг и производстве тех товаров, в отношении которых истцу обеспечивается соответствующая правовая защита. Более того, истец и не утверждает, что его товарный знак и обозначения, сходные с ним до степени смешения, используются ответчиком при оказании каких-либо услуг и при производстве товаров…". И далее: "Даже при использовании домена в хозяйственной деятельности в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве истца, истец мог бы потребовать только прекращения такого незаконного использования, а не переделегирования домена истцу."

Суд, рассматривающий по первой инстанции дело компании "Кодак", не согласился с точкой зрения ФИПС и вынес решение³ , в котором отказал компании "Кодак" в удовлетворении исковых требований, т.е. посчитал, что использование частным предпринимателем доменного имени kodak.ru не является нарушением прав истца на товарный знак. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение суда первой инстанции без изменения.

Заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ принес 06.05.2000 г. протест на указанные судебные акты. Президиум Высшего Арбитражного суда в своем Постановлении⁴ от 16 января 2001 г. судебные акты отменил и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. В обоснование этого Президиум привел следующие аргументы.

Согласно свидетельствам № 144925, 139358, выданным 16.08.96 и 28.02.96 Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам, корпорация "Истман Кодак Компани" (США) является владельцем товарных знаков в виде обозначения КОDAК и комбинированного обозначения со словесным элементом "Коdak" в отношении классов товаров и услуг по Международной классификации товаров и услуг, указанных в них.

Российский предприниматель без образования юридического лица Грундул А.В. 11.12.98 заключил с институтом (РосНИИРОС- прим. авт.) договор о регистрации в Российской Федерации доменного имени своей страницы в сети Интернет в зоне .ru в виде обозначения www.kodak.ru Данное доменное имя давало возможность пользователям идентифицировать компьютер, подключенный к сети Интернет, посетить страницу, принадлежащую этому предпринимателю, и получить информацию о его коммерческой деятельности.

Полагая, что действия ответчика в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" являются нарушением прав владельца товарных знаков, истец обратился в суд с требованием о защите своих гражданских прав от незаконного использования товарных знаков.

Арбитражные суды отказали правообладателю в защите исключительных прав со ссылкой на отсутствие законодательного регулирования отношений, связанных с наименованием доменов в сети Интернет, а также на то, что доменное имя не является ни товаром, ни услугой, поэтому не подпадает под действие Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Такой вывод судов противоречит нормам названного Закона, а также статье 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Поскольку указанные выше свидетельства на товарные знаки выданы на территории Российской Федерации, то согласно действующему Закону "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и положениям Парижской конвенции по охране промышленной собственности правоотношения, связанные с использованием и защитой товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации, регулируются российским законодательством и названной конвенцией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 упомянутого Закона владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами.

Как следует из пункта 2 статьи 4 этого же Закона, нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Отсутствие в названных нормах Закона прямого указания на то, что использование в доменном имени чужого товарного знака является нарушением прав владельца товарного знака, не препятствует признанию судом таких действий предпринимателя правонарушением.

Согласно статье 10bis названной выше Конвенции подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента.

Доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

Основной функцией доменного имени является преобразование адресов IP (Internet Protocol), выраженных в виде определенных цифр, в доменное имя для облегчения поиска и идентификации владельца информационного ресурса.

Современная коммерческая практика показала, что при выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость.

При рассмотрении спора арбитражные суды не дали оценки действиям российского предпринимателя Грундула А.В., умышленно зарегистрировавшего на территории Российской Федерации доменное имя, которое содержало не его наименование (либо иное средство индивидуализации) как участника экономического оборота, а обозначение "Коdaк", то есть товарный знак другого юридического лица.

Не исследовались вопросы о смешении доменного имени ответчика с товарным знаком истца и получении ответчиком возможности вследствие указанных действий привлекать на свою страницу в сети Интернет потенциальных покупателей товаров под товарным знаком "Кodak", поскольку товары и услуги истца и ответчика относятся к одному и тому же роду и виду, имеют общих потребителей и общий рынок сбыта. Следовало также оценить вероятность получения предпринимателем экономической выгоды от посещения пользователями сети Интернет страницы с доменным именем www.kodak.ru, на которой размещалась информация о его магазине и о наличии в нем товаров, обозначенных товарным знаком "Kodak".

Вопрос о возможности квалифицировать такие действия как применение или иное введение в хозяйственный оборот чужого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо как проявление недобросовестной конкуренции судом не рассматривался. Кроме того, при новом рассмотрении спора необходимо проверить, не предпринимались ли ответчиком попытки продать или иначе передать доменное имя собственнику товарного знака, и оценить наличие на сайте информации о принадлежности прав на него иному лицу.

Необходимо учесть, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.10.2000 по делу №99-83-491 ответчику запрещено использовать названное доменное имя, поэтому следует проверить, был ли исполнен указанный судебный акт.

При новом рассмотрении дела Арбитражным судом 27.03.2001 г. решение вынесено в пользу компании "Кодак" - признано, что использование предпринимателем доменного имени www.kodak.ru в международной системе Интернет в результате регистрации и администрирования доменного имени является нарушением прав Корпорации "Истман Кодак Компани" на товарный знак "KODAK" по свидетельствам Роспатента № 144925, № 139358.

В приведенном выше Постановлении Президиума ВАС РФ четко прослеживается позиция судей о том, что "доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака". Подкрепленное новой редакцией Закона о товарных знаках, оно будет служить руководящим документом судей при решении ими вопроса о соотношении доменного имени и товарного знака.

На наш взгляд, с таким решением законодателя и выводом Президиума ВАС РФ нельзя согласится. Однозначное распространение правовой защиты обладателей товарных знаков на сходные доменные имена в принципе не учитывает специфическую природу доменного имени как средства адресации в сети Интернет, сложный характер взаимоотношений участников отношений и влечет за собой неблагоприятные последствия, способные самым негативным образом сказаться на развитии такого перспективного информационно-коммерческого ресурса, как сеть Интернет.

В таблице 1 нами предпринята попытка в сокращенном виде сформулировать аргументы в пользу того, почему юридически не корректно распространять полномочия владельцев товарных знаков на систему доменных имен, приведены сущностные характеристики товарных знаков и доменных имен, а также обозначены основные расхождения в их правовом регулировании.

Товарный знак Доменное имя Основная функция - отличие соответственно товаров и услуг одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. (ст. 1 Закона о товарных знаках) Основной функцией системы доменных имен остается адресация, преобразование адресов IP в доменные имена для облегчения навигации пользователей в сети Интернет. Здесь уместна аналогия: редакция газеты "Правда" не претендует на то, чтобы местом ее нахождения непременно было бы помещение по ул. Правда. Служба спасения "911" не претендует на телефонный номер, начинающийся с цифр "911". Радиостанции не пытаются выдвигать претензии на принадлежность им частотного диапазона, совпадающего с их товарным знаком. Однозначное распространение действия законодательства о товарных знаках на доменные имена приведет к тому, что множество доменных имен окажутся "зарезервированными" за владельцами товарных знаков, будут наложены значительные ограничения на систему и базу данных DNS, что поставит под сомнение ее работоспособность, а независимый регистратор доменных имен РосНИИРОС будет вынужден проверять при делегировании прав "юридическую чистоту" каждого доменного имени и нести ответственность за делегирование доменов "ненадлежащим" владельцам. Безусловным препятствием развития Интернет в России станет введение какой- либо процедуры юридической проверки доменов при текущих объемах регистрации новых доменных имен (до 1000 в день) и сроках работы патентного ведомства. Основные способы защиты нарушенного исключительного права на товарный знак: прекращение его использования, возмещение причиненных убытков, удаление с товара или его упаковки товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения (ст. ст. 45, 46 Закона о товарных знаках) Основной способ защиты нарушенного права на доменное имя (гипотетически) - передача прав администрирования доменного имени "титульному" владельцу. Последний не получит никакого эффекта от прекращения использования доменного имени "нарушителем". Это позволяет говорить об отсутствии юридических оснований для передачи прав администрирования доменов и недостаточности традиционных способов правовой защиты Товарный знак "привязан" к определенному классу товаров и услуг МКТУ (Ниццское соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (1957 г.) Регистрация одного и того же слова допускается для разных видов товаров и услуг и на имя разных владельцев. Таким образом, неизбежно сосуществование нескольких десятков одинаковых по звучанию товарных знаков. Доменное имя уникально. Это создает возможность столкновения интересов абсолютно добросовестных владельцев товарных знаков в пространстве одного домена верхнего уровня. Ведь из всех заинтересованных компаний, владеющих тождественными товарными знаками, только одна может зарегистрировать наименование домена, включающее этот товарный знак. Технически невозможно сосуществование нескольких Интернет-представительств для разных групп товаров, работ, услуг под одним доменным именем (интересен в связи с этим опыт одного сайта, где посетителю предлагалось выбрать несколько путей дальнейшей навигации в зависимости от того, с товарным знаком какой компании у него ассоциируется доменное имя). Например, существует самолет АН-124 "Руслан" (слово "Руслан" может охраняться как товарный знак для транспортных средств). Это же слово может быть зарегистрировано как марка сигарет или использоваться в фирменном наименовании ООО "Руслан", занимающейся обучением художественному свисту. Наряду с этим могут существовать танкер "Руслан", магазин одежды "Руслан". Кто в таком случае должно принадлежать доменное имя www.ruslan.ru5? Пример из судебной практики по доменному имени quelle.ru 6. Иск компании Quelle был основан на наличии в России нескольких товарных знаков со словесным элементом quelle, принадлежащих истцу. Суд принял эту точку зрения. При этом суд не исследовал обстоятельства, связанные с законными интересами владельца другого товарного знака со словесным элементом QUELLE (национальный знак № 129376 "QUELLE АУДИТ" для ряда деловых услуг). Причем этот знак имел более ранний приоритет и поэтому стал причиной отказа компании-истцу в регистрации его знака "Quelle" для некоторых видов услуг. Нарушением признается … введение в хозяйственный оборот товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения. (п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках) Система доменных имена имеет четко определенную иерархическую структуру: могут существовать домены 1, 2, 3 уровней с соответствующими регистраторами. Критерии смешения для товарных знаков изложены в п.14.4.2 и 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Председателем Роспатента 29.11.95, и носят достаточно субъективный характер. kodak.ru по мнению ФИПС сходен до степени смешения с товарным знаком KODAK7 . Можно предположить, что будет признано смешением и сочетание kodak.photo.ru, где элемент kodak является доменным именем третьего уровня. В этом случает за компанией "Кодак" следует признать исключительные права на все зарегистрированные сегодня и зарегистрированные в будущем доменные имена, в которых используется словосочетание "kodak": kodak.grundul.ru, kodak.photo-video.ru и прочь. с соответствующими неблагоприятными правовыми последствиями для их "незаконных" владельцев. Напомним, что регистрацию доменов третьего уровня самостоятельно осуществляют администраторы доменов второго уровня. К товарным знакам предъявляются жесткие требования (ст. 6 Закона о товарных знаках) Для доменного имени может использоваться практически любое слово. Могут благополучно существовать доменные имена типа mail.ru, но не может быть зарегистрирован товарный знак "mail" для услуг связи. Знаку "idiot.ru" будет, скорее всего, отказано в регистрации для любых видов товаров и услуг. Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации. (ст. 2 Закона о товарных знаках) Доменные имена и адресуемые ими Интернет- представительства весьма условно "привязаны" к территории конкретного государства. Так, регистрация в зоне .ru возможна как для резидентов, так и нерезидентов, сайты зоны .ru могут быть расположены на любом компьютере мира, подключенном к Интернет. В настоящий момент отсутствует правовое основание относить зону .ru к юрисдикции Российской Федерации и, как следствие, распространять защиту охраняемого на ее территории товарного знака на сходное доменное имя зоны .ru

Приведенная таблица позволяет сделать вывод о том, что доменное имя представляет собой самостоятельный объект правового регулирования, отличный по своей природе и функциям от товарного знака или иных средств индивидуализации товаров, работ и услуг. Для регламентации общественных отношений в связи с регистрацией и использованием доменных имен необходима разработка специального законодательства.

Вопрос о соотношении доменного имени и товарного знака, безусловно, требует своего разрешения. Однако, для этого недостаточно внести изменения в ст. 4 Закона о товарных знаках. Новая редакция Закона в том виде, как она была принята 13 ноября 2002 г., не сгладит противоречия у участников электронного бизнеса, а только усилит их. С позиции автономной некоммерческой организации "Региональный Сетевой Информационный Центр", являющейся представителем РосНИИРОС в вопросах регистрации доменных имен, поправка к ст. 4 Закона о товарных знаках законодательно закрепляет возможность злоупотребления исключительным правом использовать товарные знаки. Речь идет о широко известном в мировой практике "обратном захвате доменов⁸" .


Сноски:
1. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.07.2000, дело №00-51-210
2. Решение Дзержинского районного суда г. Волгограда от 9.02.2001 №2-171/2001
3. Решение Арбитражного суда г. Москвы, дело 99-15-271 от 30.08.98 Истец - Истман Кодак Компани, ответчик - Грундул А.В., 3-е лицо - РосНИИРОС
4. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 января 2001 г. №1192/00
5. См. Осокин А. Правовой статус доменных имен - http://www.legalhelp.ru
6. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.07.2000, дело №00-51-210
7. Заключение ФИПС от 30.07.99
8. См. http://info.nic.ru/news/2002/11/15-02.html